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Teva c Pfizer (la « saga Viagra ») Sans quid, pas de quo – Un monopole ne saurait exister sans divulgation suffisante

Fasken
Temps de lecture 8 minutes
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Coauteur, Bulletin Technologie et propriété intellectuelle

Le sildénafil est l'ingrédient actif du médicament vedette de Pfizer qui sert à traiter la dysfonction érectile, le Viagra. La saga du brevet entourant le sildénafil au Canada a pris fin le 8 novembre 2012, lorsque la Cour suprême du Canada a déclaré la nullité du brevet, un an et demi avant son terme. Ce faisant, la Cour suprême a précisé le droit en matière de divulgation suffisante, de même que le lien entre un brevet, l'invention qu'il protège et les revendications qui définissent le monopole conféré par le brevet. La Cour suprême a également donné des indices intéressants quant à son opinion en matière de divulgation et de prédiction valable; elle s'est toutefois abstenue de se prononcer sur ces questions puisque dans cette affaire, l'utilité avait été démontrée et non prédite.

Les faits de cette cause sont particulièrement simples. Les revendications du brevet étaient rédigées en utilisant une structure en cascade avec la plus large revendication indépendante, la revendication 1, divulguant une « formule I » qui comprenait 260 trillions de composés possibles. Cette énorme famille de composés était ensuite progressivement réduite dans les revendications 2 à 5, la revendication 5 comprenant seulement neuf composés. De ces neuf composés, les revendications 6 et 7, décrites dans le brevet comme étant des modes de réalisation « particulièrement privilégiés » de l'invention, révélaient chacun un composé unique et distinct. Le sildénafil était le composé décrit dans la revendication 7.

Puisque le sildénafil existait déjà au moment où le brevet fut accordé, le concept inventif de ce dernier n'était pas le composé comme tel, mais plutôt l'utilisation du sildénafil dans le traitement de la dysfonction érectile. Teva a argumenté que les revendications du brevet se terminant par deux composés individuellement réclamés, dont un seul était le sildénafil, la véritable invention était dissimulée et que par conséquent, la divulgation omettait de préciser l'invention clairement.

Pfizer a nié cette allégation et a ajouté que la jurisprudence et l'article 58 de la Loi sur les brevets exigeaient des tribunaux qu'ils examinent les revendications valides et invalides séparément. Par conséquent, même si les revendications 1 à 5 du brevet étaient invalides, leur invalidité ne devait pas compromettre la revendication 7, celle-ci étant suffisante pour maintenir la protection du sildénafil aux termes du monopole conféré par le brevet.

Les arguments de Pfizer ont porté fruit en première instance. Bien que le juge de la Cour fédérale ait jugé que les revendications 1 à 5 représentaient de « fausses pistes » créant une ambiguïté dans le brevet de Pfizer, ce dernier a été confirmé. Guidé par la jurisprudence existante, la Cour a examiné la validité de chaque revendication du brevet individuellement. Bien que le juge du procès ait mis en doute la validité des revendications 1 à 5, il a conclu que la revendication 7 était valide puisqu'elle révélait un composé unique. Ainsi, il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté et la demande d'autorisation de Teva en vue de produire une version générique du Viagra a échoué.

La Cour d'appel fédérale a également confirmé la validité du brevet sur la base de son interprétation de l'article 58 de la Loi sur les brevets. Les premières revendications étaient effectivement problématiques puisqu'elles divulguaient toute une gamme de composés sans fournir au lecteur un mécanisme pour y sélectionner l'unique composé efficace. Cependant, la revendication 7 portait sur un seul composé, ce qui éliminait le problème de la sélection. La validité de la revendication 7 était suffisante pour confirmer la validité du brevet. L'appel a donc été rejeté. De plus, la Cour d'appel fédérale a conclu que les seules questions à se poser pour évaluer le caractère suffisant de la divulgation du brevet étaient « En quoi consiste l'invention? » et « Comment fonctionne-t-elle? ». La Cour d'appel a établi que la revendication 7 répondait adéquatement à ces deux questions.

Dans une décision unanime (7-0), la Cour suprême du Canada a infirmé la décision des tribunaux inférieurs pour deux motifs. D'abord, la Cour suprême a établi qu'un brevet doit être examiné dans son ensemble, rejetant ainsi la démarche revendication par revendication adoptée par les tribunaux inférieurs. La Cour suprême a mentionné que bien que l'article 58 de la Loi sur les brevets prévoit que les revendications d'un brevet qui sont valides ne sont pas affectées par les revendications tenues pour invalides, cette disposition n'exige pas des tribunaux qu'ils évaluent la validité d'un brevet revendication par revendication. La Cour suprême a plutôt expliqué qu'un brevet divulgue une seule invention et que c'est cette invention qui doit répondre aux critères de validité énoncés dans la Loi sur les brevets. Les revendications du brevet ne font que décrire la portée du monopole économique. Par conséquent, si le brevet dans son ensemble omet de divulguer l'invention dans une mesure suffisante, une partie ne peut demander le maintien du brevet en invitant le juge à appliquer le critère de la divulgation suffisante à une seule revendication, comme cela s'était fait devant les tribunaux inférieurs.

La Cour suprême a aussi conclu que les tribunaux inférieurs avaient mal interprété le critère de la divulgation suffisante. La Cour suprême a précisé que le critère pertinent ne se limitait pas à la simple application des deux questions (« En quoi consiste l'invention? » et « Comment fonctionne-t-elle? »), comme l'ont fait les tribunaux inférieurs. La Cour suprême mentionne qu'il faut plutôt déterminer si une personne versée dans l'art peut, uniquement en fonction des renseignements fournis dans le brevet, reproduire l'invention qui y est décrite. En l'espèce, le problème provenait du fait que les utilisateurs devaient mener des expériences supplémentaires pour découvrir laquelle des revendications 6 ou 7 divulguait le composé efficace. Étant donné que le brevet nécessitait que le lecteur procède à d'autres expériences pour mettre l'invention en pratique, la divulgation était insuffisante. En effet, le brevet ne permettait pas au public de déchiffrer que le sildénafil, contrairement aux autres composés revendiqués dans la classe, était le composé actif utile pour le traitement de la dysfonction érectile. Conséquemment, la Cour a conclu à une divulgation insuffisante et a ainsi annulé le brevet.

Pour toute question concernant les impacts qu'aura cet arrêt sur vos brevets, n'hésitez pas à nous contacter.

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