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Bulletins

Les tribunaux canadiens précisent les critères à respecter dans les différends entourant la paternité d’une invention

Fasken
Temps de lecture 4 minutes

Bulletin Propriété intellectuelle

Les demandeurs de brevet sont-ils tenus de faire intervenir d'autres parties dans les procédures visant à retirer d'un brevet le nom d'un inventeur? Dans l'affaire Bing M. Baksh c. Probiohealth, LLC, 2012 CF 1388.  la Cour fédérale du Canada a jugé que non. Dans cette cause, la Cour a conclu que, dans les différends ayant trait à la paternité d'une invention, le Commissaire aux brevets (le « Commissaire ») est tenu de communiquer uniquement avec les inventeurs et leurs représentants légaux ou leurs correspondants autorisés.

Probiohealth, LLC (« Probiohealth ») a présenté une demande au Canada en vue de faire breveter un supplément nutritionnel probiotique. Dans sa demande, Probiohealth nommait le DNaidu et M. Baksh à titre de co-inventeurs. Dr. Naidu avait cédé ses droits à Probiohealth, mais M. Baksh avait refusé de le faire. Or, pour compléter la demande, Probiohealth a par la suite volontairement modifié sa demande de brevet pour y annuler toutes les revendications se rapportant au système d'encapsulation de M. Baksh; Probiohealth et M. Baksh ont ensuite convenu que ce dernier pourrait soumettre une demande de brevet complémentaire distincte pour le système d'encapsulation.

Probiohealth a également demandé que le nom de M. Baksh soit retiré du brevet à titre d'inventeur, ce que le Commissaire a autorisé. Cependant, M. Baksh a contesté cette décision, pour le motif que Probiohealth avait omis de joindre à sa demande l'affidavit requis en vertu de la Loi sur les brevets (la « Loi »). M. Baksh et le Commissaire ont fini par s'entendre sur la question et, aux termes d'une entente de règlement (l'« entente de règlement »), M. Baksh a consenti à mettre un terme à ses contestations judiciaires, tandis que le Commissaire a accepté de revenir sur sa décision de lui retirer la qualité de co-inventeur.

En réaction à cette décision, Probiohealth a déposé une deuxième demande visant à supprimer du brevet le nom de M. Baksh à titre de co-inventeur. Cette fois, Probiohealth a fourni à l'appui de sa demande un affidavit souscrit par le Dr Naidu, le co-inventeur. Probiohealth a rappelé au Commissaire que les correspondances futures entourant cette affaire ne devaient plus être communiquées à M. Baksh.

Après s'être vu retirer à nouveau comme co-inventeur, M. Baksh a interjeté appel et a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du Commissaire de retirer son nom du brevet à titre d'inventeur.

Bien que les décisions du Commissaire peuvent être portées en appel devant la Cour fédérale, le juge O'Reilly a conclu que M. Baksh ne pouvait en appeler de la décision puisqu'il n'était ni une partie aux procédures ni le demandeur du brevet (étant donné qu'il s'était vu retirer la qualité de co‑inventeur). M. Baksh ne pouvait donc pas se prévaloir du droit d'appel prévu par la Loi, et la Cour a ainsi rejeté sa demande d'appel et a plutôt procédé par voie de contrôle judiciaire.

M. Baksh a fait valoir que l'entente de règlement empêchait le Commissaire de supprimer son nom du brevet à titre de co-inventeur. La Cour fédérale a écarté cet argument. En effet, selon le juge, le Commissaire était revenu sur sa décision de lui retirer la qualité de co-inventeur en raison du non-respect par Probiohealth des dispositions de la Loi. L'entente de règlement ne garantissait rien à M. Baksh quant à l'issue de toute demande future soumise par Probiohealth. La Cour a conclu que l'entente de règlement n'empêchait pas le Commissaire d'accéder à la deuxième demande de Probiohealth visant à supprimer le nom de M. Baksh du brevet à titre de co-inventeur, pourvu que Probiohealth se conformait à la Loi.

M. Baksh a également allégué que l'entente de règlement exigeait du Commissaire qu'il l'invite à présenter des observations avant de lui retirer la qualité d'inventeur. M. Baksh a fait valoir en outre que le Commissaire l'avait traité de manière inéquitable parce qu'il ne lui avait pas donné la possibilité de présenter des observations en réponse à la demande de Probiohealth. En effet, M. Baksh alléguait que l'entente de règlement imposait au Commissaire l'obligation de l'inviter à présenter des observations sur la demande de Probiohealth.

Une fois de plus, le juge a rejeté l'argument de M. Baksh. Selon la Cour fédérale, la question était de savoir si Probiohealth pouvait convaincre le Commissaire, par un affidavit, que le nom de M. Baksh ne devait plus figurer dans le brevet à titre de co-inventeur. Ni l'entente de règlement, ni la Loi, n'exigeaient du Commissaire qu'il tienne une audience ou qu'il reçoive les observations de M. Baksh. Il n'était donc pas légitime pour ce dernier de s'attendre à ce qu'il puisse présenter des observations, puisque, en vertu des Règles sur les brevets, le Commissaire peut communiquer uniquement avec la demanderesse ou son correspondant autorisé (par exemple, un agent de brevet) et ne peut examiner que la preuve présentée par eux. En l'espèce, M. Baksh n'était ni partie aux procédures, ni l'inventeur. Ainsi, le Commissaire ne pouvait pas communiquer avec lui ni examiner ses observations. En l'espèce, le seul critère à respecter consistait en ce que Probiohealth convainque le Commissaire, au moyen d'un affidavit, que le Dr Naidu était le seul inventeur. Puisqu'elle s'est conformée à cette exigence prévue par la Loi, Probiohealth était seule autorisée à agir dans la demande de brevet.

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