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ORDINAIRE, MAIS SPÉCIFIQUE... Le cauchemar canadien de l’état déclaratif acceptable des produits et services!

Fasken
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Jusqu’à ce que notre Loi sur les marques de commerce soit modifiée (début 2019?), le Canada n’utilisera toujours pas officiellement de système de classification de Nice pour définir les produits et les services dans les demandes d’enregistrement de marques de commerce. Les produits et services doivent, au Canada, simplement être définis dans les « termes ordinaires du commerce». Après la modification de la Loi, cette exigence demeurera, mais nous aurons également le plaisir de discuter du choix d’une classe avec les examinateurs canadiens. 

La Loi

L’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce indique que la demande d’enregistrement d’une marque de commerce doit renfermer « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ».

Termes ordinaires du commerce

Il n’y a rien d’ordinaire à propos de cette tâche, qui peut mener à de nombreux rapports d’examen. Il existe un manuel qui contient une liste de produits et de services considérés comme des termes ordinaires du commerce.  Or, cette liste n’est ni détaillée ni exhaustive.  

Un état déclaratif de produits et de services est dressé dans les termes ordinaires du commerce lorsque ceux-ci sont énoncés dans des termes couramment employés dans le commerce. Ils doivent être dans une langue couramment employée par des tiers de la même industrie pour décrire les mêmes produits et services.

Toutefois, le simple fait qu’un état déclaratif de produits ou de services puisse être compris ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’une description courante dans le commerce. Les examinateurs effectueront leurs propres recherches.

Ordinaire et spécifique

Les produits et les services énoncés dans les termes ordinaires du commerce doivent aussi être « spécifiques ». L’exemple le plus fréquemment utilisé pour illustrer cela est le mot « vêtements ».  Bien qu’il s’agisse d’un terme ordinaire du commerce, il n’est pas spécifique, tandis que le terme « vêtements d’exercice » serait considéré comme suffisamment spécifique.

Le test

Voici le test à trois questions utilisé par l’examinateur pour déterminer si l'état déclaratif est « spécifique » au sens de la Loi :

  • Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour permettre d’apprécier le caractère descriptif de la marque? [12(1)b) de la Loi]  Une marque qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services n'est pas enregistrable.
  • Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour garantir que le requérant n'obtiendra pas une protection trop étendue? Par exemple, des produits décrits comme étant un « logiciel », sans plus de précisions, accorderaient au requérant une protection trop étendue. La fonctionnalité et le domaine d’emploi seront exigés.
  • Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre d'évaluer la confusion avec les marques en instance et les marques déposées? La similitude entre les produits et services est l’un des critères examinés pour déterminer la probabilité de confusion. 

Mots non acceptés

Plusieurs expressions ne seront pas acceptées par manque de spécificité telles que  «  et autres », « et produits similaires », « incluant », « relatif à », « et services connexes », « etc. » et « contenant », sauf, peut-être,  si elles suivent des produits et des services spécifiques.

On leur préfère les termes : « nommément », « consistant en » ou « spécifiquement ».

Les termes comme « accessoires », « équipement », « appareil », « systèmes », « instruments » ou « produits» ne sont pas acceptables sans autre spécification.  Ils sont considérés comme pouvant englober différents types de produits.

Voici quelques autres termes courants non acceptés pour désigner des produits et des services :

  • Logiciels
  • Services de télécommunication
  • Préparation pharmaceutique
  • Disques préenregistrés
  • Données (data)

Des énoncés de pratique sont publiés à l’occasion pour nous informer des termes nouvellement refusés, mais il existe aussi des politiques internes auxquelles nous n’avons pas toujours accès.

Comme le rapport de l’examinateur est souvent reçu plus de 9 mois après la production de la demande, si vous êtes pressé d’obtenir votre enregistrement, il est préférable de faire réviser votre liste de produits et services  avant de produire votre demande!

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