L'« importation parallèle » se produit lorsque des marchandises destinées à la vente dans un pays ou dans un territoire précis sont vendues dans un autre pays ou territoire. Bien qu'elles ne soient pas contrefaites, les marchandises du marché parallèle sont une source de préoccupation pour les titulaires de marques de commerce, car elles sont généralement vendues à un prix inférieur et n'offrent pas tous les avantages des marchandises authentiques destinées à un territoire donné. Par conséquent, les titulaires de marques de commerce ont cherché des moyens de restreindre l'importation parallèle au Canada et ailleurs.
Dans une décision récente, un tribunal de l'Ontario a confirmé que les titulaires de marques de commerce au Canada, plus particulièrement les titulaires de marques internationales, peuvent restreindre contractuellement les tiers de se livrer à l'importation parallèle. Dans l'affaire Mars Canada Inc. c. Bemco Cash & Carry Inc., 2018 ONCA 239, la Cour d'appel de l'Ontario a entériné la décision d'un tribunal inférieur, qui avait statué qu'une entente de règlement empêchant l'importation de produits Mars sur le marché parallèle ne constituait pas une restriction indue sur le commerce.
L'appelant, Aizic Ebert, détenait et contrôlait les sociétés appelantes Bemco Cash & Carry Inc. (« Bemco ») et GPAE Trading Corp. (« GPAE »). Mars Canada a découvert que les sociétés appelantes avaient acquis des produits Mars authentiques provenant des États-Unis, les avaient importés au Canada pour subséquemment les vendre à un prix inférieur à celui proposé par Mars Canada pour les mêmes produits.
Les parties sont finalement parvenues à une entente en vertu de laquelle Bemco s'engageait à ne pas importer ou vendre de produits américains au Canada. Dans cette entente, Bemco a également divulgué la source de ses produits du marché parallèle, GPAE, laquelle s'est elle aussi engagée à cesser ses activités et à ne pas importer ou vendre de produits Mars au Canada sans le consentement de l'intimée ou sans avoir obtenu un jugement déclaratoire d'une Cour supérieure l'y autorisant. Mars Canada a toutefois découvert que des produits Mars portant ses marques étaient à nouveau vendus au Canada par l'intermédiaire d'une société, de concert avec Bemco et GPAE.
Le juge de première instance a donné raison à Mars Canada, jugeant que Bemco et GPAE avaient violé leurs ententes de règlement en continuant d'effectuer des importations parallèles, et en continuant d'importer et de vendre des produits Mars du marché parallèle.
En appel, les appelants ont plaidé que les ententes de règlement étaient déraisonnables et qu'elles auraient dû être jugées nulles au motif qu'elles restreignaient le commerce. Le juge en chef Strathy a statué que les ententes de règlement permettaient d'éviter une confusion entre les produits de Mars Canada protégés par une marque de commerce et les produits du marché parallèle. Il a également considéré qu'elles étaient raisonnables dans l'intérêt des parties et du public, qu'elles avaient été conclues dans le cadre du règlement d'un litige et qu'elles devaient être encouragées et appliquées pour des raisons d'ordre public.
En outre, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision du tribunal de première instance selon laquelle Mars Canada avait le droit de faire respecter ses marques de commerce et qu'elle avait subi un préjudice réel étant donné que ses ventes avaient été « cannibalisées » par les marchandises du marché parallèle. Au surplus, les produits Mars importés ne respectaient pas les lois canadiennes sur l'étiquetage et l'emballage. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour d'appel a rejeté les arguments des appelants et a jugé que les ententes de règlement n'étaient pas nulles au motif qu'elles restreignaient le commerce.
Les marchandises faisant l'objet d'une importation parallèle au Canada peuvent être une source de problèmes pour les titulaires de marques internationales. Ceux-ci devraient par conséquent tenir compte de la question d'importations parallèles lorsqu'ils concluent des ententes de règlement avec des tiers. Cette décision pourrait également jouer en faveur des titulaires de marques de commerce au Canada lorsqu'ils traitent de questions portant sur l'importation parallèle. Compte tenu de la décision de la Cour d'appel, les titulaires de marques de commerce devraient avoir recours aux restrictions contractuelles sur les importations parallèles comme autre moyen de garder le contrôle sur leurs marques au Canada.
