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Dépôts selon le Protocole de Madrid au Canada : prenez des mesures afin d’éviter l’annulation pour cause d’absence d’emploi

Fasken
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Bulletin Marques de commerce

Les demandes d'enregistrement de marques de commerce déposées selon le Protocole de Madrid sont devenues un moyen populaire de protéger des marques de commerce au Canada. Depuis le 17 juin 2019, plus de 6 800 dépôts auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ont désigné le Canada. En effet, les lois canadiennes n'imposent aucune limitation particulière qui pourrait avoir une incidence négative sur les demandes déposées selon le Protocole de Madrid. Dans le cadre du dépôt de telles demandes, il est d'ailleurs possible de faire valoir des droits acquis découlant d'un emploi antérieur. De plus, ces demandes sont généralement traitées de la même manière que les demandes nationales.

Les cabinets étrangers doivent toutefois prendre en considération la simplicité et la facilité avec lesquelles des procédures d'annulation pour absence d'emploi peuvent être introduites au Canada, et notamment des risques particuliers qui pèsent sur les dépôts selon le Protocole de Madrid. Des procédures d'annulation pour absence d'emploi peuvent être demandées en ligne facilement et à peu de frais par toute personne, que cette personne ait ou non un intérêt juridique à l'égard de l'enregistrement. Au Canada, ces procédures sont souvent initiées par des cabinets externes, ce qui rend leur utilisation moins intimidantes, et c'est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) qui y donne suite en envoyant une lettre d'apparence anodine de deux pages demandant de présenter une preuve d'utilisation afin de conserver des droits enregistrés.

Puisqu'il n'y a aucune obligation de désigner un agent canadien dans le cadre d'une demande d'enregistrement selon le Protocole de Madrid, il peut arriver que des procédures d'annulation pour non-utilisation passent inaperçues. En fait, l'agent chargé des dépôts selon le Protocole de Madrid ne sera pas informé des procédures d'annulation pour absence d'emploi. La lettre initiant une telle procédure sera simplement envoyée par la poste au titulaire étranger lui-même. Si ce dernier ne comprend pas l'importance de ce document et ne prend aucune mesure en conséquence, l'enregistrement sera annulé sans possibilité de remédier à la situation. L'agent responsable recevra simplement un avis de l'OMPI l'informant de la perte des droits au Canada.

Afin d'éviter de telles difficultés, les cabinets responsables de dépôts selon le Protocole de Madrid au Canada devraient informer leurs clients de l'importance de traiter adéquatement la correspondance provenant de l'OPIC ou envisager de désigner un agent de marques de commerce canadien, même si aucune objection n'a été soulevée à l'égard de l'enregistrement.

 

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