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Nouvelles mesures pour accélérer l’examen des marques de commerce au Canada

Fasken
Temps de lecture 7 minutes
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Bulletin propriété intellectuelle

Le domaine des marques de commerce au Canada a considérablement changé au cours des dernières années dans le sillage de la modernisation du régime des marques de commerce. En raison des enjeux survenus depuis l’adhésion du Canada au Traité de Singapour, au Protocole de Madrid et à l’Arrangement de Nice en 2019, et à la suite de consultations auprès de diverses parties prenantes, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a adopté de nouvelles mesures pour accélérer l’examen de demandes d’enregistrement de marques de commerce. Comme le délai de publication d’un premier rapport d’examen a récemment atteint les 24 à 30 mois pour certaines demandes nationales, ces mesures doivent être étudiées avec attention. Deux nouveaux énoncés de pratique ont été émis en vue de réduire les délais d’examen :

1.      OPIC – Énoncé de pratique : Mesures afin d’améliorer la rapidité d’exécution à l’examen
2.      OPIC – Énoncé de pratique : Requêtes d’accélération de l’examen

Mesures afin d’améliorer la rapidité d’exécution à l’examen

Quelle sera l’incidence de ces mesures sur vos demandes d’enregistrement au Canada ou celles de vos clients? Veuillez prendre note de ce qui suit :

  • Les demandes d’enregistrement produites auprès de l’OPIC dans lesquelles les produits ou les services sont sélectionnés à partir d’une liste préapprouvée seront examinées plus rapidement que les demandes dans lesquelles le requérant a soumis sa propre liste de produits et de services. Au moment de la rédaction du présent bulletin, l’adoption de cette approche permet d’économiser deux mois, mais l’OPIC s’attend à ce que le gain soit plus important à mesure que le retard dans le traitement des demandes est comblé.
  • Désormais, les examinateurs des marques de commerce de l’OPIC ne fourniront plus de suggestions de libellés de produits ou de services jugés acceptables dans le premier rapport d’examen de l’Office autrement que par téléphone. Une fois que le requérant aura soumis une demande modifiée précisant à nouveau tout produit ou service dont le libellé était inacceptable, l’examinateur fournira, au besoin, des exemples plus précis de produits ou de services jugés acceptables.
  • Les examinateurs émettront des refus définitifs plus rapidement, lorsque cela est approprié. À cette fin, le nombre de rapports émis diminuera, et les examinateurs ne seront tenus de maintenir une observation ou un argument particulier qu’une seule fois. Il incombe maintenant au requérant et à son agent de faire tout en leur pouvoir pour fournir des réponses et des arguments complets dès leur première réponse à l’examinateur.

À l’exception de la pratique temporaire qui a été adoptée pour les dossiers liés à la pandémie de COVID-19, l’OPIC n’accorde normalement aucune requête pour l’examen d’une demande d’enregistrement de marque de commerce hors de l’ordre normal. Toutefois, dans la pratique actuelle, l’examen hors d’ordre se produit régulièrement, car un refus lié à une demande déposée en vertu du Protocole de Madrid doit être émis au plus tard 18 mois après la réception par l’OPIC.

Requêtes d’accélération de l’examen

En raison des délais d’attente actuels à l’examen, l’OPIC a commencé à accepter les requêtes d’accélération de l’examen des demandes d’enregistrement pour une marque de commerce. Le requérant est tenu de soumettre un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant démontrant qu’un ou plusieurs des critères suivants sont rencontrés :

  1. Une procédure judiciaire est attendue ou en cours au Canada en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d’enregistrement;
  2. Le requérant combat la contrefaçon de produits à la frontière canadienne en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d’enregistrement;
  3. Le requérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin d’empêcher que ses droits de propriété intellectuelle subissent de graves désavantages sur les marchés en ligne; ou
  4. Le requérant doit faire enregistrer sa marque de commerce afin de préserver sa revendication de priorité dans un délai défini et à la suite d’une demande à cet effet par un office de propriété intellectuelle étranger. Il est à noter que la requête devra être jointe à l’affidavit ou à la déclaration solennelle.

Si vous avez une demande d’enregistrement en instance qui n’a pas encore été examinée ou approuvée et que vous croyez que vous pourriez être admissible à un examen accéléré pour l’un des motifs énoncés ci-haut, veuillez communiquer avec nous. Ce programme, annoncé le 3 mai 2021, est tout nouveau. Nous ne savons pas encore précisément le temps qu’il permettra d’économiser ni dans quelle mesure l’OPIC sera strict dans son évaluation des critères d’admissibilité. Quoi qu’il en soit, les économies de temps potentielles pourraient être considérables. Si une demande d’examen accéléré est acceptée, un examinateur sera affecté au dossier et entamera l’examen dans un délai d’une semaine, ce qui représente une réduction très importante du délai requis pour enregistrer une marque de commerce.

Sources : https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/pi.html
OPIC – Énoncé de pratique : Mesures afin d’améliorer la rapidité d’exécution à l’examen
OPIC – Énoncé de pratique : Requêtes d’accélération de l’examen
OPIC – Manuel des produits et des services (MEMC)
OPIC – Manuel d’examen et de procédures Madrid (MEPM)


Merci à Kelly Théodosiou (Propriété intellectuelle Chef d'équipe de soutien) pour sa contribution à ce bulletin.

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